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Schwierigkeiten bei der Beilegung einer Patentstreitigkeit – Feststellungsklage zum Bestehen oder Nichtbestehen eines Lizenzvertrages

Häufig enden nationale oder grenzüberschreitende Patentverletzungsstreitigkeiten durch Abschluss eines Lizenzvertrages. Das Landgericht München I (nachfolgend nur „Gericht“) hatte vor kurzem Gelegenheit zur internationalen Zuständigkeit, zum Rechtscharakter eines solchen Lizenzvertrages und den für sein Zustandekommen anwendbaren Regeln von Angebot und Annahme Stellung zu nehmen (Endurteil v. 25. Februar 2021, Az. 7 O 8011/20).

Während hinsichtlich der Höhe der Schadensersatzpflicht aufgrund der Verletzung des Streitpatents und seiner Familienmitglieder eine Klage vor dem schwedischen Patent- und Handelsgericht in Stockholm anhängig war, stritten sich die Parteien vor dem Gericht im Wege einer Feststellungsklage um die Frage des Zustandekommens einer Lizenzvereinbarung im Rahmen von Vergleichsgesprächen.

Zunächst bejahte das Gericht seine internationale Zuständigkeit aus Art. 7 Nr. 1a) EuGVVO, da bei einer Feststellungsklage auf den Erfüllungsort des Anspruchs abzustellen sei, auf den es dem Kläger hauptsächlich ankommt. Auch sei deutsches Recht anwendbar, weil die Klägerin ihren Sitz in München hat (Sitz der Beklagten: Schweden). Grund hierfür sei, dass der Leistungsort für die Erfüllung der vertraglichen Pflicht (die Einräumung des Nutzungsrechts) gem. § 269 Abs. 1 BGB der Sitz der Klägerin als Schuldnerin der maßgeblichen vertraglichen Leistung ist (vgl. auch Art. 3 Nr. 1 b) EGBGB iV mit Art. 10 Abs. 1, 5 Abs. 1 Rom-I VO).

Weiter stellt das Gericht klar, dass es sich bei der Frage, ob dem Beklagten aufgrund eines Lizenzvertrages ein unbegrenztes Nutzungsrecht an den Patenten einer Patentfamilie zustehe, ein feststellungsfähiges Rechtsverhältnis im Sinne von § 256 ZPO darstellt, mithin einer Feststellungsklage zugänglich ist.

Des Weiteren führt das Gericht aus, dass es sich bei einem Lizenzvertrag um einen Vertrag sui generis handelt und somit mangels feststehenden Rechtscharakters nicht vorgegeben sei, welchen Inhalt eine auf den Abschluss eines solchen Vertrages gerichtete Willenserklärung enthalten müsse.

Schließlich sei auch die in Schweden anhängige Leistungsklage der hiesigen Beklagten auf Zahlung der Lizenzgebühr nicht vorrangig, da es der Klägerin um das Bestehen des Nutzungsrechts gehe.

Im Ergebnis wies das Gericht die zulässige Klage als unbegründet ab, weil zwischen den Parteien (noch) kein wirksamer Lizenzvertrag geschlossen worden sei.

Die Entscheidung zeigt beispielhaft Schwierigkeiten auf, die im Rahmen von grenzüberschreitenden Verletzungsverfahren in der Praxis auftreten können und führt anschaulich vor Augen, welche Gesichtspunkte die Parteien und deren anwaltlichen Vertreter bei Vergleichsgesprächen zur Beilegung solcher Streitigkeiten neben den häufig vorrangig kommerziellen Erwägungen berücksichtigen sollten.

Die Beiträge im Maiwald-Blog stellen lediglich einen Überblick zu aktuellen rechtlichen Themen, Gesetzgebungsvorhaben sowie Rechtsprechung dar und dienen der allgemeinen Information und ersetzen keinesfalls eine konkrete Beratung im Einzelfall. Wenn Sie Fragen zu den hier angesprochenen oder anderen Themen und Rechtsgebieten haben, steht Ihnen Ihr persönlicher Ansprechpartner bei Maiwald oder der jeweils im Beitrag genannte Verfasser gerne jederzeit zur Verfügung.

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Autoren

Dr. Christian Meyer

Principal

Rechtsanwalt

Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz