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Chance für den EuGH zur weiteren Klärung in Sachen SEP/FRAND

Am 26. November 2020 verkündete die 4c Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf ihre lange erwartete Entscheidung in einem Patentverletzungsstreit zwischen der Nokia Technologies Oy und der Daimer AG um die Lizenzierung eines zum LTE-Standard (4G) gehörenden Patents. Dieser Rechtsstreit ist einer von mehreren, die zwischen den Parteien zu verschiedenen standardessentiellen Patenten (SEP) vor unterschiedlichen deutschen Gerichten (Düsseldorf, Mannheim, München) ausgetragen werden. Die hierzu ergangene Rechtsprechung lässt einen einheitlichen Ansatz bislang jedoch vermissen. Insbesondere die Bestimmung der Lizenzierungsstufe (uneingeschränktes Wahlrecht des SEP-Inhabers?) und die Verhaltensanforderungen bei der Lizenzverhandlung werfen weitestgehend ungeklärte Fragen auf.

Die 4c Zivilkammer hat den bei ihr anhängigen Rechtsstreit (AZ: 4c O 17/19) ausgesetzt und dem EuGH einen in zwei Themenkomplexe gegliederten Katalog von insgesamt 10 Fragen zur Klärung vorgelegt.

Im Wesentlichen soll durch die Vorlage geklärt werden,

Der von der Kammer vorgelegte Fragenkatalog wurde mit Presseerklärung des Landgerichts Düsseldorf vom 26. November 2020 veröffentlicht und ist nachfolgend eingeblendet:

A. Besteht eine Pflicht zur vorrangigen Lizenzierung von Zulieferern?

1. Kann ein Unternehmen einer nachgelagerten Wirtschaftsstufe der auf Unterlassung gerichteten Patentverletzungsklage des Inhabers eines Patents, das für einen von einer Standardisierungsorganisation normierten Standard essentiell ist (SEP) und der sich gegenüber dieser Organisation unwiderruflich verpflichtet hat, jedem Dritten eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, den Einwand des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung i.S.v. Art. 102 AEUV entgegenhalten, wenn der Standard, für den das Klagepatent essentiell ist, bzw. Teile desselben bereits in einem von dem Verletzungsbeklagten bezogenen Vorprodukt implementiert wird, dessen lizenzwilligen Lieferanten der Patentinhaber die Erteilung einer eigenen unbeschränkten Lizenz für alle patentrechtlich relevanten Nutzungsarten zu FRAND-Bedingungen für den Standard implementierende Produkte verweigert?

a) Gilt dies insbesondere dann, wenn es in der betreffenden Branche des Endproduktevertreibers den Gepflogenheiten entspricht, dass die Schutzrechtslage für die von dem Zulieferteil benutzten Patente im Wege der Lizenznahme durch die Zulieferer geklärt wird?

b) Besteht ein Lizenzierungsvorrang gegenüber den Zulieferern auf jeder Stufe der Lieferkette oder nur gegenüber demjenigen Zulieferer, der dem Vertreiber des Endprodukts am Ende der Verwertungskette unmittelbar vorgelagert ist? Entscheiden auch hier die Gepflogenheiten des Geschäftsverkehrs?

2. Erfordert es das kartellrechtliche Missbrauchsverbot, dass dem Zulieferer eine eigene, unbeschränkte Lizenz für alle patentrechtlich relevanten Nutzungsarten zu FRAND-Bedingungen für den Standard implementierende Produkte in dem Sinne erteilt wird, dass die Endvertreiber (und ggf. die vorgelagerten Abnehmer) ihrerseits keine eigene, separate Lizenz vom SEP-Inhaber mehr benötigen, um im Fall einer bestimmungsgemäßen Verwendung des betreffenden Zulieferteils eine Patentverletzung zu vermeiden?

3. Sofern die Vorlagefrage zu 1. verneint wird: Stellt Art. 102 AEUV besondere qualitative, quantitative und/oder sonstige Anforderungen an diejenigen Kriterien, nach denen der Inhaber eines standardessentiellen Patents darüber entscheidet, welche potenziellen Patentverletzer unterschiedlicher Ebenen der gleichen Produktions- und Verwertungskette er mit einer auf Unterlassung gerichteten Patentverletzungsklage in Anspruch nimmt?

B. Konkretisierung der Anforderungen aus der Entscheidung des Gerichtshofs in Sachen Huawei ./. ZTE (Urteil vom 16. Juli 2015, C170/13):

1. Besteht ungeachtet dessen, dass die vom SEP-Inhaber und vom SEP-Benutzer wechselseitig vorzunehmenden Handlungspflichten (Verletzungsanzeige, Lizenzierungsbitte, FRAND-Lizenzangebot; Lizenzangebot an den vorrangig zu lizenzierenden Zulieferer) vorgerichtlich zu erfüllen sind, die Möglichkeit, Verhaltenspflichten, die im vorgerichtlichen Raum versäumt wurden, rechtswahrend im Laufe eines Gerichtsverfahrens nachzuholen?

2. Kann von einer beachtlichen Lizenzierungsbitte des Patentbenutzers nur dann ausgegangen werden, wenn sich aufgrund einer umfassenden Würdigung aller Begleitumstände klar und eindeutig der Wille und die Bereitschaft des SEP-Benutzers ergibt, mit dem SEP-Inhaber einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen, wie immer diese (mangels eines zu diesem Zeitpunkt formulierten Lizenzangebotes überhaupt noch nicht absehbaren) FRAND-Bedingungen aussehen mögen?

a) Gibt ein Verletzer, der mehrere Monate auf den Verletzungshinweis schweigt, damit regelmäßig zu erkennen, dass ihm an einer Lizenznahme nicht gelegen ist, so dass es – trotz verbal formulierter Lizenzbitte – an einer solchen fehlt, mit der Folge, dass der Unterlassungsklage des SEP-Inhabers stattzugeben ist?

b) Kann aus Lizenzbedingungen, die der SEP-Benutzer mit einem Gegenangebot eingebracht hat, auf eine mangelnde Lizenzbitte geschlossen werden, mit der Folge, dass der Unterlassungsklage des SEPInhabers ohne vorherige Prüfung, ob das eigene Lizenzangebot des SEP-Inhabers (welches dem Gegenangebot des SEP-Benutzers vorausgegangen ist) überhaupt FRAND-Bedingungen entspricht, daraufhin stattgegeben wird?

c) Verbietet sich ein solcher Schluss jedenfalls dann, wenn diejenigen Lizenzbedingungen des Gegenangebotes, aus denen auf eine mangelnde Lizenzbitte geschlossen werden soll, solche sind, für die weder offensichtlich noch höchstrichterlich geklärt ist, dass sie sich mit FRAND-Bedingungen nicht vereinbaren lassen?

Sollte der EuGH insbesondere eine Pflicht zur vorrangigen Lizenzierung von Zulieferern bejahen, wird dies nicht nur für die Automobilbrance und das Thema „Connected Cars“ von entscheidender Bedeutung sein, sondern wäre wegweisend für den Gebrauch von Standards im gesamten Bereich „Internet of Things“. 

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Autoren

Heike Röder-Hitschke

Counsel

Rechtsanwältin

Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz