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Generika: Kein Verfügungsgrund bei nicht hinreichend gesichertem Rechtsbestand

von Dr. Christian Meyer

In zwei parallelen Verfügungsverfahren (mit unterschiedlichem Ausgang) hatte das OLG Düsseldorf Gelegenheit erneut auf die Grundsätze seiner ständigen Rechtsprechung zur Beurteilung des Rechtsbestandes von Verfügungspatenten in Generikafällen einzugehen (Urteile vom 4. März 2021, Az. 2 U 32/20 - Cinacalcet III und Az. I-2 U 25/20 - Cinacalcet II).

Das LG hat die beantragte Verfügung im Verfahren I-2 U 25/20 erlassen und angeführt, dass der Rechtsbestand des Verfügungspatents nach den Maßstäben bei Verletzungshandlungen eines Generika-Unternehmens ausreichend gesichert sei. Im Verfahren 2 U 32/20 hingegen hat das LG den Erlass der Verfügung aufgrund von Zweifeln am Rechtsbestand abgelehnt. Die jeweiligen Berufungen wurden durch das OLG im Wesentlichen zurückgewiesen.

Zur Frage der Glaubhaftmachung eines Verfügungsanspruchs führt das OLG aus, dass, wenn das Verletzungsgericht vom Rechtsbestand des Verfügungspatents überzeugt sei, dem Verfügungsantrag stattzugeben sei. Dies gelte insbesondere, wenn ein für den Patentinhaber günstiger qualifizierter Vorbescheid vorliege (so im Verfahren I-2 U 25/20).

Stelle hingegen ein Vorbescheid des BPatG oder der Einspruchs- und/oder Beschwerdeabteilung eine Vernichtung oder eine aus der Benutzung hinausführende Beschränkung des Verfügungspatents in Aussicht, wird sich das Verletzungsgericht nach Ansicht des OLG mangels überlegener eigener technischer Sachkunde im Zweifel keine Überzeugung vom Rechtsbestand bilden können.

Zwar sei die vorläufige Auffassung der Einspruchsabteilung nicht bindend und sie nehme die spätere Entscheidung auch nicht vorweg. Andererseits sei nach dem OLG davon auszugehen, dass der vorläufigen Auffassung bereits eine umfassende und sorgfältige Prüfung zugrunde liege und die Einspruchsabteilung in einem solchen Bescheid entsprechende Hinweise nicht leichtfertig erteile. Vor diesem Hintergrund solle bei einer deutlich geäußerten und sorgfältig begründeten vorläufigen Auffassung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit damit gerechnet werden können, dass die bescheidsmäßig dokumentierte Auffassung ihren Niederschlag in der späteren Entscheidung finden werde.

Maßgeblich sei nach dem OLG also, ob der Vorbescheid eine eindeutige und begründete Position beziehe oder neutral bloß mögliche Erwägungen und Diskussionspunkte in den Raum stelle. Selbst im Vorbescheid geäußerte Ansichten seien trotz relativierender Formulierung dann gewichtige Anhaltspunkte für die zu treffende Rechtsbestandsentscheidung, wenn sie durch eine hinreichend ausgeführte und klare Begründung untermauert werde.

Lesenswerte Ausführungen des OLG zur regelmäßigen Notwendigkeit einer positiven streitigen Rechtsbestandsentscheidung, auch vor dem Hintergrund der Durchsetzungsrichtlinie, und den möglichen Sonderfällen, in denen von einer kontradiktorischen Rechtsbestandsentscheidung abgesehen werden kann, finden sich in der Entscheidung I-2 U 25/20 (Tz. 15 ff.).

Diese ausführliche Begründung der Entscheidungen könnte nach Ansicht des Autors durchaus als abweichende Beurteilung der jüngsten Vorlagefrage des LG München I an den EuGH (vgl. Beitrag vom 25. Januar 2021) wegen Verstoßes gegen Art. 9 Abs. 1 der Durchsetzungs-Richtlinie zu verstehen sein. Die Entscheidung des EuGH wird mit Spannung erwartet und dürfte im Ergebnis Auswirkungen auf die künftige Handhabung entsprechender Verfügungsverfahren in Deutschland haben.


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