Maiwald Blog

Zur objektiven Gleichwirkung bei äquivalenter Patentverletzung durch abgewandelte Ausführungsform

von Dr. Christian Meyer

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hatte in diesem Jahr bereits zweimal Gelegenheit die durch die BGH-Entscheidung Kranarm (Urt. v. 17. November 2020, Az. X ZR 132/18) konkretisierten Anforderungen an die Frage der objektiven Gleichwirkung bei der Prüfung einer äquivalenten Patentverletzung anzuwenden (Urt. v. 18. März 2021, Az. 2 U 18/19 – Hubsäule und v. 10. Juni 2021, Az. 2 U 19/19 – Rohrreinigungsgerät).

Zum Hintergrund

In Deutschland - und in anderen Ländern - gilt seit Langem der anerkannte patentrechtliche Grundsatz, dass ein Patent nicht nur wortsinngemäß, sondern auch durch äquivalente Mittel verletzt werden kann. Die Grundlagen der Prüfung einer äquivalenten Patentverletzung beruhen in Deutschland auf dem durch die Rechtsprechung des BGH entwickelten Dreistufentest, sog. Schneidmesser-Fragen. Voraussetzung für eine äquivalente Patentverletzung sind danach die (1) Gleichwirkung, (2) Auffindbarkeit und (3) Gleichwertigkeit.

Entscheidungen des OLG Düsseldorf

In Übereinstimmung und unter ausdrücklichem Verweis auf die BGH-Entscheidung Kranam führt das OLG aus, dass eine Ausführungsform, die anstelle eines im Patentanspruch vorgesehen Merkmals eine abweichende Gestaltung aufweist, nicht nur dann in den Schutzbereich eines Patents fallen könne, wenn sie die erfindungsgemäßen Wirkungen ohne jede Einschränkung erreiche. Vielmehr könne es für eine Gleichwirkung auch genügen, dass eine nach dem Patentanspruch erforderliche Wirkung durch abgewandelte Mittel nur in eingeschränktem Umfang erzielt werde. Unter dem Gesichtspunkt angemessener Belohnung des Erfinders könne die Einbeziehung in den Schutzbereich eines Patents bereits dann sachgerecht sein, wenn die erfindungsgemäßen Wirkungen im Wesentlichen, also in einem praktisch noch erheblichen Maße, erzielt würden. Hierfür komme es auf die patentgemäße Wirkung und eine sich hieran orientierende Gewichtung der bei den angegriffenen Ausführungsformen festgestellten Defizite an.

Unter Berücksichtigung dieser Maßstäbe hat das OLG die Gleichwirkung in der Entscheidung vom 18. März 2021 bejaht, in der Entscheidung vom 10. Juni 2021 hingegen verneint.

Ergebnis

Im Ergebnis kann somit festgehalten werden, dass unter Berücksichtigung der neuen Rechtsprechung des BGH, dem das OLG Düsseldorf in den vorgenannten Entscheidungen folgt, eine abgewandelte Ausführungsform dann gleichwirkend sein kann, wenn sie gerade auch diejenige Wirkung erzielt, die das nicht wortsinngemäß verwirklichte Merkmal erzielen soll. Wobei es ausreicht, wenn die Wirkung im Wesentlichen, also in eingeschränktem, aber zumindest noch in einem praktisch erheblichen Umfang erzielt wird.


Die Beiträge im Maiwald-Blog stellen lediglich einen Überblick zu aktuellen rechtlichen Themen, Gesetzgebungsvorhaben sowie Rechtsprechung dar und dienen der allgemeinen Information und ersetzen keinesfalls eine konkrete Beratung im Einzelfall. Wenn Sie Fragen zu den hier angesprochenen oder anderen Themen und Rechtsgebieten haben, steht Ihnen Ihr persönlicher Ansprechpartner bei Maiwald oder der jeweils im Beitrag genannte Verfasser gerne jederzeit zur Verfügung. 

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