Die Gro\u00dfe Beschwerdekammer des Europ\u00e4ischen Patentamts hat am 18. Dezember 2017 \u00fcber die Zul\u00e4ssigkeit sogenannter nicht offenbarter Disclaimer und zur Anwendbarkeit des sogenannten \u201eGold Standard\u201c auf Patentanspr\u00fcche enthaltend nicht offenbarte Disclaimer entschieden (G 1\/16).<\/p>\n\n\n\n
Dabei geht es um die Kl\u00e4rung von drei vorgelegten Rechtsfragen, die auf die Anwendbarkeit des allgemeinen Standards (Gold Standard) zur Pr\u00fcfung der Zul\u00e4ssigkeit von \u00c4nderungen in Patentanspr\u00fcchen nach Artikel 123 (2) EP\u00dc auf nicht offenbarte Disclaimer abzielen.<\/p>\n\n\n\n
Disclaimer sind negative Merkmale im Anspruch, mit denen ein Teil der gesch\u00fctzten Lehre ausgenommen wird. \u00c4nderungen im Anspruch sind generell nur dann zul\u00e4ssig, wenn sie in den urspr\u00fcnglichen Patentanmeldungsunterlagen offenbart, das hei\u00dft darin enthalten waren. F\u00fcr nicht offenbarte Disclaimer gilt dies nicht, und eine fr\u00fchere Entscheidung der Gro\u00dfen Beschwerdekammer (G1\/03) hat drei Ausnahmesituationen definiert, in denen nicht offenbarte Disclaimer dennoch zul\u00e4ssig sein k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n
In einer sp\u00e4teren Entscheidung (G2\/10) hat die Gro\u00dfe Beschwerdekammer dann f\u00fcr den anders gelagerten Fall offenbarter Disclaimer im Anspruch eine Zul\u00e4ssigkeitspr\u00fcfung gefordert, welche den allgemeinen (Gold) Standard auf den nach Einf\u00fchrung des offenbarten Disclaimers \u00fcbrig bleibenden Rest anwendet. Nachfolgende Entscheidungen von Beschwerdekammern interpretierten dies zum Teil so, dass der \u00fcbrig bleibende Anspruchsrest bei nicht offenbarten Disclaimern nun auch noch nach dem Gold Standard gepr\u00fcft werden muss, obwohl dieser Test in G2\/10 f\u00fcr eine grunds\u00e4tzlich andere Konstellation etabliert wurde.<\/p>\n\n\n\n
Die Gro\u00dfe Beschwerdekammer des EPA stellte fest, dass:<\/p>\n\n\n\n
\u201eZur Feststellung, ob ein Anspruch, der durch die Einf\u00fchrung eines nicht offenbarten Disclaimers ge\u00e4ndert wurde, nach Artikel 123 (2) EP\u00dc zul\u00e4ssig ist, muss der Disclaimer eine der in Nummer 2.1 der Entscheidungsformel der Entscheidung G 1\/03 genannten Kriterien erf\u00fcllen.\u201c<\/em><\/p>\n\n\n\n Die Einf\u00fchrung eines solchen Disclaimers darf keinen technischen Beitrag zu dem in der Anmeldung in der urspr\u00fcnglich eingereichten Fassung offenbarten Gegenstand liefern. Insbesondere darf sie f\u00fcr die Beurteilung der erfinderischen T\u00e4tigkeit oder f\u00fcr die Frage der ausreichenden Offenbarung nicht relevant sein oder werden. Ein Disclaimer darf nicht mehr als notwendig entfernen, um entweder die Neuheit herzustellen oder um einen von der Patentierbarkeit ausgeschlossenen Gegenstand aus nichttechnischen Gr\u00fcnden auszunehmen.\u201c<\/em><\/p>\n\n\n\n Mit der Entscheidung G 1\/16 hat die Gro\u00dfe Beschwerdekammer das Verh\u00e4ltnis der fr\u00fcheren EPA-Entscheidungen zur Zul\u00e4ssigkeit nicht offenbarter Disclaimer (G 1\/03) und zur Zul\u00e4ssigkeit von offenbarten Disclaimer (G 2\/10) nun endg\u00fcltig gekl\u00e4rt.<\/p>\n\n\n\n Die Gro\u00dfe Beschwerdekammer stellte fest, dass f\u00fcr Anspr\u00fcche mit nicht offenbartem Disclaimer die Kriterien der Entscheidung G 1\/03 ausschlie\u00dflich zu pr\u00fcfen sind, und der richtige Test f\u00fcr offenbarte Disclaimer der Gold-Standard-Test der Entscheidung G 2\/10 ist, die beiden Situationen also unvereinbar sind.<\/p>\n\n\n\n Fr\u00fcheren Versuchen einiger Beschwerdekammern, den im Anspruch verbleibenden Gegenstand bei nicht offenbarten Disclaimern nach den Regeln der Entscheidung G 2\/10 dem Gold-Standard-Test zu unterziehen und diesen auf die rechtlich andere Ausgangslage anzupassen, wurde damit eine klare Absage erteilt.<\/p>\n\n\n\n Die Entscheidung G 1\/16 wird nun als Leitfaden f\u00fcr einen einheitlichen Ansatz bei der Beurteilung der Zul\u00e4ssigkeit von Patentanspr\u00fcchen mit nicht offenbarten Disclaimern dienen. Sie wird die bestehende Unsicherheit bei der Behandlung solcher F\u00e4lle vor den Pr\u00fcfungs- und Einspruchsabteilungen des EPA und der Beschwerdekammern beseitigen.<\/p>\n\n\n\n In dem der Entscheidung zugrundeliegenden Verfahren vertrat die Kanzlei Maiwald die Patentinhaber, die Princeton University und die University of Southern California. Dem Team unter Federf\u00fchrung von Dr. Norbert Hansen<\/a> geh\u00f6rten Dr. Stefanie Parchmann<\/a>, Dr. Nils Braun<\/a> und Alexander Ortlieb<\/a> an.<\/p>\n","protected":false},"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"class_list":["post-1993","pressemitteilungen","type-pressemitteilungen","status-publish","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.maiwald.eu\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pressemitteilungen\/1993","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.maiwald.eu\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pressemitteilungen"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.maiwald.eu\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/pressemitteilungen"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.maiwald.eu\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pressemitteilungen\/1993\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9570,"href":"https:\/\/www.maiwald.eu\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pressemitteilungen\/1993\/revisions\/9570"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.maiwald.eu\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1993"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}