Im Rahmen unseres regelm\u00e4\u00dfigen internen Anwaltsseminars hielt Dr. Wilhelm Eger einen Vortrag zu aktuellen Entwicklungen bei der \u00e4quivalenten Patentverletzung in verschiedenen europ\u00e4ischen Rechtsordnungen. Dabei standen sowohl Unterschiede und Gemeinsamkeiten als auch die Behandlung von Zahlen- und Ma\u00dfangaben im Fokus. Neben einer detaillierten Analyse der Situation in Deutschland wurden insbesondere Gro\u00dfbritannien, Frankreich, \u00d6sterreich und die Schweiz n\u00e4her untersucht. Auch die Entwicklungen in den Niederlanden und Belgien wurden beleuchtet.<\/p>\n\n\n\n
Der Pemetrexed- oder Actavis-v.-Eli-Lilly-Fall hatte 2017 in vielen europ\u00e4ischen Jurisdiktionen erheblichen Einfluss auf die Rechtsprechung zur \u00e4quivalenten Patentverletzung. Der Fall betraf ein europ\u00e4isches Patent, das die Verwendung des Wirkstoffs Pemetrexeddinatrium in Kombination mit Vitamin B12 zur Hemmung des Tumorwachstums beanspruchte. Die Verletzungsform bestand aus einem anderen Pemetrexed-Salz, Pemetrexeddikalium, wobei strittig war, ob dieses in den Schutzbereich des Patents fiel. Die Beschreibung offenbarte Antifolate als grunds\u00e4tzlich geeignete Gattung, wobei unter den Pemetrexed-Salzen im Erteilungsverfahren Pemetrexeddinatrium ausgew\u00e4hlt worden war.<\/p>\n\n\n\n
Im Gegensatz zu BGH Okklusionsvorrichtung<\/em>, bei dem der Bundesgerichtshof (BGH) eine Beschr\u00e4nkung des Schutzbereichs bei einer Auswahlentscheidung zwischen offenbarten Alternativen angenommen hatte, war die Verletzungsform Pemetrexeddikalium in der Beschreibung nicht offenbart. Der BGH \u00fcbertrug allerdings seine Rechtsprechung zur Auswahl zwischen offenbarten Alternativen nicht auf nicht-offenbarte, aber auffindbare Alternativen. Als weiteren Aspekt zog der BGH die Anspruchsgeschichte heran, wobei die Anmelderin den Patentanspruch im Erteilungsverfahren auf die Verwendung von Pemetrexeddinatrium als einzig offenbarten erfindungsgem\u00e4\u00dfen Stoff beschr\u00e4nken musste. Eine solche Beschr\u00e4nkung sieht der BGH jedoch nicht als Einschr\u00e4nkung des \u00c4quivalenzbereichs. Damit relativierte der BGH die zuvor stark betonte Verzichtsrechtsprechung, die in BGH Okklusionsvorrichtung<\/em> und BGH Diglycidverbindung<\/em> entwickelt wurde. In Ausnahmef\u00e4llen kann nun die Erteilungshistorie bei Unklarheiten herangezogen werden, wobei diese Ma\u00dfnahme restriktiv gehandhabt wird.<\/p>\n\n\n\n In Gro\u00dfbritannien waren die Auswirkungen des Pemetrexed-Falls sogar noch gravierender. Bis dahin gab es dort im Grunde keine \u00e4quivalente Patentverletzung; vielmehr wurden Anspr\u00fcche danach ausgelegt, welchen Schutzbereich der Patentinhaber aus Sicht des Fachmanns beanspruchen wollte. Diese Sichtweise spiegelte sich in den sogenannten drei Improver-Fragen wider. Der britische Oberste Gerichtshof \u00e4nderte jedoch im Rahmen der Rechtsprechung zum Pemetrexed-Fall diese Doktrin, indem er die ersten beiden Improver-Fragen umformulierte und dabei das durch das \u00c4quivalent erreichte Ergebnis und die generelle erfinderische Idee ber\u00fccksichtigte. Diese \u00c4nderung f\u00fchrte zu einem Paradigmenwechsel hin zu einer Rechtsprechung, die eine \u00e4quivalente Patentverletzung bejaht.<\/p>\n\n\n\n In der Schweiz hat sich eine Mischung aus den ersten beiden Schneidmesser-Fragen und der dritten Improver-Frage etabliert. Die Erteilungshistorie wird ausschlie\u00dflich bei einer Verzichtserkl\u00e4rung zur Abgrenzung vom Stand der Technik ber\u00fccksichtigt. 2023 entschied das Schweizerische Bundesgericht im Fall BG Deferasirox<\/em>, dass im Rahmen der \u00e4quivalenten Patentverletzung die im Anspruch angegebenen Bereiche nicht erweitert werden k\u00f6nnten und Toleranzbereiche wie bei einer wortw\u00f6rtlichen Verletzung unber\u00fccksichtigt bleiben. Damit ist die Rechtsprechung in der Schweiz bez\u00fcglich Zahlenbereichen strikter als in Deutschland.<\/p>\n\n\n\n \u00d6sterreich hat eine lange Tradition in der \u00e4quivalenten Patentverletzung und lehnt sich in der Rechtsprechung seit OGH Bicalutamid II<\/em> (2008) stark an die Schneidmesser-Fragen des BGH an. Bei der Frage der Auffindbarkeit im Rahmen der zweiten Schneidmesser-Frage spielt wie in Deutschland die Erfindungsh\u00f6he eine Rolle. Zahlenbereiche werden in \u00d6sterreich wie andere ausgetauschte Mittel behandelt, was eine weniger strikte Auslegung als in Deutschland bedeutet und eine Ausdehnung des \u00c4quivalenzbereichs auch f\u00fcr Zahlenbereiche erlaubt. Es gibt jedoch noch keine Rechtsprechung zum impliziten Verzicht durch Auswahlentscheidungen.<\/p>\n\n\n\n In Frankreich wurde ein zweistufiges Verfahren zur Ermittlung der \u00e4quivalenten Patentverletzung etabliert. Zun\u00e4chst wird gepr\u00fcft, ob die Verletzungsform alle wesentlichen Merkmale des Anspruchs abbildet, wobei wesentliche Merkmale sowohl solche sind, die zur L\u00f6sung des technischen Problems notwendig sind, als auch Merkmale, die zur Herstellung von Neuheit und\/oder erfinderischer T\u00e4tigkeit in den Anspruch aufgenommen wurden. Falls diese Frage verneint wird, wird untersucht, ob die Verletzungsform die gleiche Funktion des nicht wiedergegebenen wesentlichen Merkmals mit \u00e4hnlichem Ergebnis erf\u00fcllt. Diese Funktion muss jedoch neu sein. Anders als in Deutschland spielt die Erfindungsh\u00f6he in dieser Pr\u00fcfung keine Rolle, was tendenziell zu einem breiteren Schutzbereich f\u00fchrt. Im Fall Technogenia vs. Atelier Joseph<\/em> (2004 und 2007 best\u00e4tigt) wurde der bis dato strikte Ansatz in Bezug auf Zahlenbereiche gelockert, sodass auch diese Bereiche einer \u00e4quivalenten Pr\u00fcfung unterzogen werden. Die Erteilungshistorie spielt vor allem bei Einschr\u00e4nkungen zur Abgrenzung der Neuheit und erfinderischen T\u00e4tigkeit eine Rolle.<\/p>\n\n\n\n In Italien, den Niederlanden und Belgien f\u00fchrte der Pemetrexed-Fall zu einer Abkehr vom bis dahin praktizierten FWR-Test (Funktion, Weg, Resultat). In diesem Test spielte die Auffindbarkeit keine Rolle, jedoch wurde die Erteilungshistorie ber\u00fccksichtigt. In Italien ersetzte der Offensichtlichkeitstest den FWR-Test und entspricht einer Kombination der ersten beiden Schneidmesser-Fragen. Der Kassationsgerichtshof entschied in 2977\/2020 (best\u00e4tigt durch 112\/2022), dass die bisherige Praxis der Betrachtung der Erteilungshistorie stark limitiert wird.<\/p>\n\n\n\n In den Niederlanden und Belgien f\u00fchrte der Pemetrexed-Fall zur Einf\u00fchrung einer Mischung aus Improver- und Schneidmesser-Fragen. Dabei wird die Erteilungshistorie weiterhin ber\u00fccksichtigt, insbesondere die Gr\u00fcnde f\u00fcr Einschr\u00e4nkungen.<\/p>\n\n\n\n Zusammenfassend l\u00e4sst sich feststellen, dass der Pemetrexed-Fall einen Trend zur Harmonisierung der europ\u00e4ischen Rechtsprechung zur \u00e4quivalenten Patentverletzung ausgel\u00f6st hat. Es zeichnet sich ab, dass bestehende Systeme wie der an das US-amerikanische System angelehnte FWR-Test und die klassischen Improver-Fragen durch einen an die kontinentale Rechtsprechung angelehnten Fragenkatalog ersetzt werden. Dieser f\u00fchrt zu einer objektiven Anspruchsauslegung unter Ber\u00fccksichtigung der Auffindbarkeit und einer nur sehr eingeschr\u00e4nkten Betrachtung der Erteilungshistorie. Hinsichtlich der Frage, wie Zahlenbereiche im Rahmen einer \u00e4quivalenten Patentverletzung zu beurteilen sind, bleibt die europ\u00e4ische Rechtsprechung jedoch fragmentiert.<\/p>\n","protected":false},"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"class_list":["post-43272","maiwald-blog","type-maiwald-blog","status-publish","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.maiwald.eu\/de\/wp-json\/wp\/v2\/maiwald-blog\/43272","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.maiwald.eu\/de\/wp-json\/wp\/v2\/maiwald-blog"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.maiwald.eu\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/maiwald-blog"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.maiwald.eu\/de\/wp-json\/wp\/v2\/maiwald-blog\/43272\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":43346,"href":"https:\/\/www.maiwald.eu\/de\/wp-json\/wp\/v2\/maiwald-blog\/43272\/revisions\/43346"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.maiwald.eu\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=43272"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}